民法典中商标使用在先是否存在侵权

张叶律师

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建议搜集在先使用证据，证明自己有在先使用的事实，对已经注册的商标的提起无效宣告并同时提交商标注册申请。

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《日本商标法》第32条规定：在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标注册申请时已在消费者中驰名的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务上使用该商标。依该条款规定，商标在先使用权的构成要件有：
（1）在他人提出商标注册申请前，在日本国内已在该商标注册申请指定的商品或类似商品上使用与申请注册商标相同或近似商标；
（2）使用非以不正当竞争为目的；
（3）当他人提出该商标注册申请时，与该商标相同或近似的商标作为与先使用人业务有关的商品的标志已在消费者中驰名；
（4）先使用人在其商品上持续使用该商标。

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商标法第59条第3款规定了商标在先使用制度，具体条文为，
商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
这一条文是在2013年新修订的商标法增设的条款，其目的无非是平衡注册商标与未注册商标的冲突（我国商标法确定的是商标注册原则，因此这一条款是对实践中使用未注册商标现象的一定程度的妥协）。根据笔者最近一段工作经验，这一条款在实践中，不管对于审判人员或者是律师来说，都会碰到如下的问题。

1、条款所谓的他人是否必须连续，比如个体工商户的经营者变更，个体工商户注销后原经营者成立有限公司。类似的变更是否导致因他人的不连续而导致这一条款不能适用。
这一考虑的原因在于，商标在先使用制度是对实际使用的保护。基于我国是以商标注册为原则，因此这种在先使用的保护应当是一种弱保护，不能对注册的原则造成损害。如果主张这里的“他人”可以变更，无异于确认这一基于保护现状的事实权利可以转让，这一权利可以进行流通（当然如果这里的“他人”是公司的话，那么通过股权收购形成事实上的变更是另外一个话题），那么这种做法可能会动摇我国商标的注册原则。

2、如何审定实际使用
从商标法的框架来说，该条所称的使用应当是商标性使用，也就是商标法第48条所称的将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。那么以企业字号工商登记在前另加纠纷发生时其以商标方式使用其字号的事实，能否证明其在工商登记一开始即以商标性方式使用其字号。这里实际涉及的是证据法意义上的推定问题，更深层次说，就是对注册商标和在先使用的事实权利的平衡问题。
通常这种情况下，在先使用者一般都不会保留一开始实际使用的证据，如果严苛地要求其必须提供常规条件下的使用证据，则其基本不可能提供。那么这一条款的规范目的就会被架空。如果推定工商登记在先+目前商标性使用字号这两个事实即证明使用在先，则存在逻辑上的漏洞（企业并非必然地对外以其字号进行宣传）。

3、如何确定影响力的时点
商标法第59条第3款对影响力仅仅称“并有一定影响的商标的”，那么该影响力究竟是指纠纷发生时亦或是发生冲突的标注册之时。从文法逻辑上讲，两种解释都有可能成立。如果认为影响力在商标注册之时就应产生，似乎更符合商标注册制的原则。但这种观点将实际上限缩很多在先使用的抗辩。如果认为影响力认定应在纠纷发生之时，这无疑扩大了在先使用抗辩的范围。而且矛盾点还在于，裁判者如何知道，在先使用抗辩者所主张的影响力不是借助注册商标的影响力来实现的呢？
两种权益的平衡点在于立法者如何对待注册商标与未注册商标的冲突（所谓在先使用实际就是未注册商标事实权益的保护）。从现有案例来看，两种类型的判例都有。

4、原使用范围如何界定，使用范围的变化是否阻碍在先使用抗辩
对于服务商标中主要通过设立店面，对外经营的商标，比如说餐饮店、婚纱影楼等等，这个问题就很明显（对于不断扩大经营范围的商品商标来说，也会碰到同样的问题）。这个问题具体的说就是，在起诉时未注册商标相较于商标注册时或之前的实际使用地址发生了改变，那么这种改变是否阻碍在先使用的抗辩。
从文义来讲，规范落脚点是在后续使用，也就是说发生纠纷后，如在先使用的抗辩成立的，那么也应当以原使用范围为限（否则将损害注册商标的有效性范围）。我们知道商标的实际使用过程中很多情况是不断扩张的，那么在注册商标和未注册商标发生冲突的情况下，这种扩张的地域范围的截止点应在在哪里。