（2011）粤高法民三终字第39号民事判决书

上诉人（原审被告）：韶关市XX公司。住所地：广东省韶关市浈江区韶南大道郊XX。

法定代表人：陈XX，该公司经理。

委托代理人：谢斌，广东韶信律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：唐XX，男，瑶族，1970年12月5日生，身份证地址：广东省韶关市浈江区北XX。

委托代理人：罗运标，广东XX律师。

上诉人韶关市XX公司（以下简称XX公司）因与被上诉人唐XX侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民三初字第33号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

唐XX于2009年12月31日向原审法院诉称，其于2008年1月28日向中华人民共和国知识产权局申请了名称为“潘X”的卷纸包装膜的外观设计专利，专利号为ZL200XXXX1117X。2009年8月初，唐XX发现XX公司销售的卷纸中的包装图案与唐XX取得的外观设计专利完全相同。XX公司未经唐XX许可，擅自销售了与唐XX的外观设计专利相同的图案包装的卷纸，其行为侵害了唐XX的合法权益，请求法院判令XX公司停止侵害唐XX专利权的销售行为以及承担本案的全部诉讼费用。

XX公司辩称，我方早在2005年5月份就从东莞市XX厂（以下简称冠XX厂）购进与唐XX专利外观相同的卷纸，并在韶关市XX、各县批发销售。XX公司使用现有设计的行为不构成侵权，请求法院驳回唐XX的诉讼请求。

原审法院经审理查明,唐XX于2008年1月28日向中华人民共和国知识产权局申请了名称为“卷纸包装膜（潘X）”的外观设计专利，并于2009年3月18日获得授权，专利号为ZL200XXXX4117.X。该外观设计请求保护色彩，其主要色调为橙色，图案中间为“潘X”中文文字加“PANTTING”的拼音，该文字背后的背景颜色为米黄色。

2009年11月19日，唐XX的委托代理人到XX公司处购买了被控侵权产品，并取得相应的销售单、收据等票据。该购买行为由韶关市韶州公证处的公证人员监督完成，并出具了（2009）韶证内字第3089号《公证书》对该购买过程予以记载。被控侵权的外包装主要色调为橙色，图案中间为“潘X”中文文字加“PANTTING”的拼音，该文字背后的背景颜色为米黄色。

XX公司确认被控侵权产品由其销售，并确认被控侵权设计与唐XX外观设计近似。

XX公司为证明其对被控侵权外包装享有先用权，向法庭提交了以下证据：1、冠XX厂盖章、刘XX于2010年3月5日签名的《证明》以及该厂的工商登记，《证明》的主要内容为与涉案专利相同的卷纸包装从2005年3月20日该厂就委托东莞市XX厂印刷；2、网络信息资料及照片，证明2006年7月16日韶关市XX被洪水淹没，XX公司受灾，其中被淹商品中就有与唐XX专利相同“潘X”卷纸；3、韶关市XX出具的《证明》与该商行的工商登记资料，主要内容为XX公司在2005年5月29日已开始向该商场提供与涉案专利相同的外包装的卷纸产品。4、曲江区马坝永达日杂自选商店、XX酒店、曲江县中XX市场兴XX等店铺盖章证明XX公司从2005年5月29日开始批发销售涉案被控侵权产品，各店铺的年销量在300件左右；5、冠XX厂提供的“潘X”卷纸外包装，该外包装上印有的电话号码为7位数，而东莞市的电话是在2008年前升级到8位数，说明该厂在涉案专利申请日前已印刷了涉案外包装。

原审法院认为，唐XX是名称为“卷纸包装膜（潘X）”、专利号为ZL200XXXX4117.X的外观设计专利的专利权人，该专利合法有效，应受到我国法律的保护。

外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该专利产品的外观设计为准。XX公司已承认销售被控侵权产品，将该产品与唐XX显示在专利公报上的专利产品的图片比对，两者的主色调均为橙白色，主要图案均为“潘X”文字与“PANTING”的拼音以及圆形图案，两者相比在视觉上无差别，应认定为相同。

关于XX公司先用权抗辩是否成立的问题。本案中，XX公司为证明其在唐XX涉案专利申请日之前已经销售了被控侵权的卷纸外包装，其向法院提交的证据主要有两类，一类是被控侵权卷纸外包装的厂家、印刷厂以及XX公司供货对象出具的证明，因上述单位均与XX公司有直接或间接的业务往来，属于与一方当事人有利害关系的证人出具的证言，并且以上单位在出具证明后没有出庭接受质询，故以上证据不能单独作为认定案件事实的依据，须结合其它证据进行认定；另一类证据为XX公司自己在网上打印的有关洪灾的新闻报导以及其仓库受灾情况的照片，因相关照片是XX公司自行拍摄、冲晒，其所形成的时间及地点均不能确定，具有易修改性和易制作性，因此该证据也无法证明XX公司在唐XX专利申请日之前已经实际销售被控侵权的外包装的卷纸产品。因此，XX公司未能提供充分证据证明其在唐XX涉案专利申请日前已销售被控侵权外包装的卷纸产品，其认为应享有先用权的主张理由不充分，不予支持。

综上，XX公司未经唐XX许可，擅自销售侵犯唐XX外观设计专利权的外包装卷纸，其行为已构成专利侵权，应承担停止侵权等法律责任。因唐XX在本案中仅主张XX公司停止销售侵犯其专利权的外包装的卷纸，故法院仅对该项诉讼请求进行审查。

综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项，2008年修正的《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款的规定，原审法院判决如下：XX公司在判决发生法律效力之日起立即停止销售侵犯唐XX所享有的名称为“卷纸包装膜（潘X）”、专利号为ZL200XXXX4117.X的外观设计专利权的卷纸产品。本案案件受理费人民币1000元，由XX公司负担。

XX公司不服上述判决，上诉称：一、原审判决认定事实不清。XX公司自2005年以来，就从冠XX厂购进“潘X”卷纸在韶关XX进行批发销售。几年来，通过XX公司投入大量人力物力对该产品推广宣传，使该产品在韶关XX打开了市场。唐XX与XX公司为同行业经营者，其打听谁批发什么标记卷纸在市场有销路，就打主意以合法形式达到谋取非法利益目的，违背了最起码的商业道德。本案唐XX所称侵权专利产品“潘X”卷纸，是利用XX公司早已在市场上批发销售的，从冠XX厂购进的“潘X”卷纸进行专利注册。到目前为止，唐XX没有委托任何一家印刷厂印刷过该卷纸包装，更没有自己的“潘X”卷纸产品提供市场。XX公司向原审法院提供的证据足以证明XX公司主张使用在先的事实。原审法院认为，XX公司提供的被控侵权的卷纸外包装厂家、印刷厂及供货对象提供的证据，因上述单位与XX公司有直接和间接的业务往来，属于与一方当事人有利害关系的证人证言是错误的。原审法院混淆了“业务关系”与“利害关系”性质概念，从而对本案主要事实作出错误的判断和认定。XX公司与该产品的供货商和从XX公司处购买该产品的客户，均属于平等民事主体之间买卖合同当事人，双方不存在任何制约和被制约问题，“利害关系”从何谈起?XX公司与该产品印刷厂素无业务往来，“利害关系”又如何扯得上边。冠XX厂曾也对本案同样产品商标申请注册，也完全可以说明该产品问世在唐XX申请专利之前。该产品原包装纸印刷的电话号码位数与现包装纸印刷的电话号码位数也可以说明问题，XX公司原审提供证据相互印证。二、原审判决适用法律错误。本案应适用我国《专利法》第六十二条、第六十九条（二）之规定。原审法院认定事实不清，适用法律不当，从而作出错误判决。故上诉请求撤销原审判决，判驳回唐XX的诉讼请求，一、二审诉讼费由唐XX承担。

唐XX答辩称：一、一审法院对本案认定事实清楚，适用法律准确，审判程序合法，请求二审法院予以维持。二、唐XX是名称为“卷纸包装膜(潘X)”、专利号为ZL200XXXX1117．X的外观设计专利的专利权人，该专利合法有效，应受到我国法律的保护。三、XX公司销售了侵犯唐XX“卷纸包装膜(潘X)”的外观设计专利权卷纸产品，已构成侵权事实。XX公司在一审时也确认已销售外包装为“卷纸包装膜（潘X）”的外观设计产品，并确认上述产品外观设计与唐XX的外观设计近似。四、XX公司认为其对外包装为“卷纸包装膜（潘X）”的卷纸产品享有先用权的证据不充分，一审法院认定XX公司先用权抗辩不成立是完全正确的。五、一审法院适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项以及2008年修正的《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款的规定作出的判决是完全正确的，XX公司认为应当适用《专利法》第六十二条、第六十九条第（二）项之规定是错误的。综上所述，XX公司的上诉请求无理，一审法院的判决正确，请求二审法院予以维持。

本院审理查明，唐XX本案外观设计专利权的专利号应为ZL200XXXX1117.X，原审判决错误地认定为ZL200XXXX4117.X，本院对此予以纠正。原审法院查明的其余事实清楚，本院予以确认。

本院认为，本案属于侵犯外观设计专利权纠纷。唐XX是第ZL200XXXX1117.X号、名称为“卷纸包装膜（潘X）”的外观设计专利权人,其合法权益应受我国法律的保护。原审判决认定XX公司销售了本案被诉侵权产品，被诉侵权产品落入了唐XX本案外观设计专利权的保护范围，双方当事人对此均没有异议，本院对此予以维持。XX公司上诉认为其在唐XX申请本案外观设计专利权之前就已经销售了被诉侵权产品，因此XX公司对此享有先用权，同时被诉侵权设计实施的是现有设计。因此，XX公司同时提出了先用权抗辩和现有设计抗辩。

2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”第六十九条第（二）项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。因此，我国《专利法》规定了被控侵权人既可以进行现有技术（现有设计）抗辩，也可以进行先用权抗辩。这两种抗辩主要有以下不同：1、先用权抗辩要求以合法的方式获得其实施的技术，而且他实施该技术的行为不能违背其获得该技术时所作的承诺；现有技术（现有设计）抗辩对此没有任何限制，既然是不能获得专利保护、任何人都能自由实施的现有技术（现有设计），就谈不上其获知方式是否合法的问题。2、先用权的产生必须在申请日之前进行实施有关技术或者为之作好必要准备的行为；而现有技术（现有设计）抗辩对此没有任何要求，抗辩人在任何时候开始实施都是合法的，即使在专利申请日之后、专利申请公开之后或者授予专利权之后才开始予以实施也依然如此。3、即使在先用权成立的情况下，《专利法》对先用者在申请日之后继续实施专利发明的行为仍有明确限制，即只能在原有范围内实施；而现有技术（现有设计）抗辩对此没有任何限制，抗辩人可以按照其意愿在任何范围内实施有关技术。4、只有产品制造者、方法使用者才能行使先用权抗辩，产品的销售者或者使用者不享有先用抗辩权。由上可知，现有技术（现有设计）抗辩为抗辩人提供的救济更为广泛。就本案而言，XX公司既提出现有设计抗辩，又提出先用权抗辩，但是XX公司不是被诉侵权产品的制造者，而是销售者，因此，XX公司只享有现有设计抗辩权，而不享有先用权抗辩权。

关于XX公司提出的现有设计抗辩是否成立的问题，本院认为应首先对XX公司提供的证据的真实性、关联性、合法性以及该证据证明力有无、证明力大小进行判断。

《中华人民共和国民事诉讼法》第七十条规定：“凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，可以提交书面证言。”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定：“《民事诉讼法》第七十条规定的‘证人确有困难不能出庭’，是指有下列情形：（一）年迈体弱或者行动不便无法出庭的；（二）特殊岗位确实无法离开的；（三）路途特别遥远，交通不便难以出庭的；（四）因自然灾害等不可抗力的原因无法出庭的；（五）其他无法出庭的特殊情况。前款情形，经人民法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。”因证人作证是当事人举证的重要内容，为保证证人证言的真实性，保障当事人充分行使质证的权利和人民法院正确认证的需要，除了符合上述规定的无法出庭并经人民法院准许的情形外，证人均应出庭作证，接受质询。本案中，XX公司提供的冠XX厂出具的《证明》、韶关市XX出具的《证明》、曲江区马坝永达日杂自选商店、XX酒店、曲江县中XX市场兴XX等店铺出具的《证明》等均属于证人证言，但相关证人均没有出庭作证，也没有提供任何证据证明相关证人具有上述法律及司法解释规定的不能出庭作证并经人民法院准许的情形，因此，上述《证明》的真实性、合法性难以认定。而且，相关证人没有提供销售合同、发票、提货（送货）单等证据予以作证，更没有提供实物予以证明当时所涉及货物的包装膜的外观设计的样式。因此，上述证人出具的《证明》不能证明在唐XX申请本案外观设计专利权之前就已经存在相同或者近似的外观设计。

XX公司提供的广东省韶关市XX遭遇洪灾的网络新闻报道，该新闻报道没有具体提及XX公司是否遭受水淹以及所遭受水淹的货物中是否包括有与本案被诉侵权产品相同或者近似的货物。XX公司提供了几张照片，以证明当时被水淹的货物中就有与被诉侵权产品相同或者近似的产品。但是相关照片是XX公司自行拍摄、冲晒，其所形成的时间及地点均不能确定，且具有易修改性和易制作性，因此该证据也无法证明XX公司在唐XX专利申请日之前已经实际销售与本案被诉侵权产品外观相同或者近似的产品。

XX公司还提供了冠XX厂印刷的“潘X”卷纸外包装，认为该外包装上印有的电话号码为7位数，而东莞市的电话是在2008年前升级到8位数，说明该厂在涉案专利申请日前已印刷了涉案外包装。对此本院认为，该印刷品具有易修改性和易制作性，在冠XX厂没有进一步提供相关证据证明其真实性的情况下，以及考虑冠XX厂与XX公司有密切的利益关系等因素，原审法院没有认定上述印刷品是在唐XX本案专利申请日之前印刷的，该认定并无不妥，本院对此予以维持。

综上所述，XX公司提供的证据不足以证明被诉侵权设计属于现有设计，XX公司关于其销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯唐XX本案外观设计专利权的抗辩理由不能成立，XX公司的上诉请求应予驳回。原审判决虽然认定本案专利号错误，所引用的2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款不存在，但案件处理结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费1000元，由韶关市XX公司负担。

本判决为终审判决。

审  判  长   李  嵘

审  判  员   邓燕辉

代理审判员   欧XX

本件与原本核对无异

书  记  员   张XX

附图一：唐XX外观设计专利

附图二：被控侵权产品