为公司正名：原注册于个人名下的商标其所有权实为公司

　　原告山东XX公司诉被告王X*、第三人周X*、第三人山东**XXXX公司商标权属及侵害商标专用权纠纷一案

山东省济宁市中级人民法院

民事判决书

　　(2015)济民三初字第301号

　　原告:山东XX公司。住所地:金乡县。

　　法定代表人:周X*，总经理。

　　委托代理人(特别授权代理)马X*，山东**律师事务所律师。

　　委托代理人(特别授权代理):刘晓一，北京市**(济南)律师事务所律师。

　　被告:王X*，男，汉族，住山东金乡。

　　委托代理人(特别授权代理):吴X*，山东**律师事务所律师。

　　委托代理人(特别授权代理):李XX，山东**律师事务所律师。

　　第三人:周X*，男，汉族，住金多县。

　　委托代理入(特别投权代理)李*，山东**律师事务所律师。

　　第三人:山东***XXXX公司。住所地:金乡县。

　　法定代表人:王X*，总经理。

　　委托代理人:庄**，山东**律师事务所律师

　　原告山东XX公司诉被告王X*、第三人周X*、第三人山东**XXXX公司商标权属及侵害商标专用权纠纷一案，原告于2015年11月9日向本院起诉本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月28日公开开庭进行了审理，原告山东XX公司的法定代表人周X*及委托代理人马X*、刘晓一，被告王X*及委托代理人吴X、李XX，第三人周X*及委托代理人李XX，第三人山东**XXXX公司的法定代表人王X*及委托代理人庄**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告山东XX公司(以下简称**公司)诉称，2004年11月，被告王X*与第三人周X*共同出资设立济宁市XX(后变更为山东XX公司)被告王X*担任法定代表人，在公司设立过程中，发起人王X*履行其职务行为，即为公司申请注册商标，却擅自将涉案商标注册到其个人名下。2007年初，第三人周X*与被告不合，后被告退出公司。第三人周X*与被告于2007年1月23日签订协议书，约定被告将其公司股权及其名下“整厂的一切”转让给第三人周X*，第三人周X*依协议支付了转让款，并办理了法定代表人及股东变更手续。被告再次向第三人周X*索要“商标权钱”，第三人周X*又向被告支付了2万元商标款，但事后，被告并未积极配合原告办理商标权变更登记手续。被告又于2015年10月16日擅自授权第三人山东**XXXX公司(以下简称**公司)使用该商标，为维护原告合法权益，现诉至本院，请求判令:1、确认第438359号“盛*”商标归原告所有;2、第三人山东**XXXX公司停止使用“盛*”商标，3、本案诉讼费由被告承担。

　　被告王X*辩称，一、被告是涉案“盛*”商标合法的权利人。涉案商标从设计、申请、委托代理到注册备案，都是以被告名义进行。二、原告主张其是涉案商标的实际权利人但未提供任何证据子以证明，应当承担举证不能的责任。三第三人**公司使用涉案商标是经被告合法授权，是合法使用。缘上，请求驳回原告的诉讼请求。

　　第三人周X*述称，原告陈述是事实，同意原告的诉讼请求。

　　第三人**公司述称，涉案“盛*”商标为被告王X*所有，第三人**公司使用涉案商标系经被告许可，是合法行为，并未侵害原告的任何权利。

　　原告**公司为证明自已的主张，向本院提交了如下证据：

　　第一组证据:1.2004年11月11日(早于涉案商标申请日)《企业名称预先核准通知书》，证明原告于2004年11月11日预先核准的企业名称为济宁市XX，投资人为王X*、周X*2人。2、2004年11月20日《关于选举产生董事和法定代表人的决议》，证明早在涉案商标注册申请日前，被告王X*就被选举为执行董事，其注册商标的行为为履行职务行为，3、2004年11月26日《商标注册申请书》，证明:被告王X*是担任执行董事后为公司申请涉案商标，其行为是履行职务行为，4，2004年11月28日《选举公司经理、监事会成员决定》，证明:在申请涉案商标的过程中，被告王X*担任原告济宁市XX的经理，第三人周X*担任济宁市XX的监事会成员，5、2004年11月28日被告办理公司登记材料，证明:由被告王X*履行职务行为办理济宁市XX的登记事项，与申请涉案商标的行为同步进行，6、2004年11月30日的企业设立登记材料，证明:济宁市XX于2004年11月30日设立登记审核通过，其中被告王X*担任法定代表人，被告王X*、第三人周X*为股东，7、2004年11月30日《土地租赁协议书》，证明:被告王X*与魏庄村委会签订土地租货协议书，租赁的土地也是用于济宁市XX厂房的建设，虽是个人签字，但也是职务行为。本组证据证明内容:(1)周X*与王X*于2004年11月11日共同创立济宁市XX，并以本案商标为公司商标对外宣传、经营，由王X*负责公司的注册登记事项及商标的注册申请手续。(2)王X*作为公司的执行董事、经理，法定代表人，在履行职务过程中，擅自将本该注册到公司名下的商标注册到其个人名下，并未告知另一股东，即本案第三人周X*。

　　第二组证据:8、原告使用涉案商标的证明，证明:原告一直在使用该商标，被告从未提出异议，被告一直认为该商标归原告所有。

　　第三组证据:9、原告营业执照与涉案商标图片，证明比对涉案商标的文字部分“盛*”与原告的商号“盛*”是相同的，这表示原告注册商标的初衷即为统一商号与商标，以扩大自己的市场优势。

　　第四组证据:10、《协议书》一份，证明:2007年1月23日，王X*与周X*两人签订协议，约定包括商标在内的整厂的一切转让给周X*。李XX、杨**作为协议的见证人签字，11、收到条一份，证明:2007年1月26日，王X*收到周X*依约支付的协议款767065元，厂内整体归周X*所有，12、2007年2月1目企业变更情况第2项，证明被告王X*收到款项后依约对股东发起人、法定代表人等进行了变更，本组证据证明内容，在2007年初，周X*与王X*签订协议，约定包括商标在内的整厂的一切转给周X*，王X*与原告再无关系。第三人周X*依约支付款项王X*出具收到条一份;并于2007年2月1日对股东发起人、法定代表人等事项进行了变更。

　　第五组证据:13、证人李XX的证人证言及笔录，证明1、证人李XX、杨**见证了协议书的签订过程，并能证明在公司的设立过程中由被告王X*负责公司及商标的申请登记事项，而第三人周X*负责外出采购事项。2、证明转让协议中已包括了商标的转让。3、被告王X*又向周X*索要2万元的商标款，且周X*已经支付了该款项。

　　第六组证据:14.被告王X*的工作证明，证明:被告在2007年4月2日，即与第三人周X*股权转让后，成立了XX的公司，也是从事电动车的生产经营，但一直也未使用涉案商标，可见被告内心也一直认为该商标是为原告所有;15、被告申请的商标，证明被告在退出后，没有使用涉案商标，而是于2007年8月3日、2009年7月10日、2012年5月16日接连申请注册了XX商标，可见被告也一直认为该商标是为原告注册的。本组证据证明内容:被告王X*在2007年4月2日成立XX公司后一直从事与原告相类似的电动车生产经营，但王X*为其公司接连申请了数个商标，从未使用过涉案商标，其一直认为涉案商标实际为原告所有。

　　第七组证据:16、原告发展历程的照片、荣誉照片，证明2007年分家时公司规模小，类似于小作坊，在第三入周X*及原告法定代表人周X*两位负责人带领下，原告才逐渐发展壮大，使涉案商标价值迅速提高。17、原告职工书证证明**商标使用情况。

　　第八组证据:18、2015年10月30日第三人**公司的宣传资料，证明第三人**公司侵犯原告的商标权。19、2015年10月30日第三人**公司檀自发表的声明，证明第三人**侵犯原告的商标权。

　　被告王X*对原告提交上述证据的质证意见如下:对第一组证据的真实性均无异议，该组证据只能证明原公司的设立情况，无法证明原告注册涉案商标为职务行为。对第二组证据的真实性有异议，与本案没有关联性。对第三组证据有异议，认为不能证明原告的主张，即该商标在注册过程中是被告王X*受公司授权委托实施。对第四组证据中的10、11的真实性无异议，但不能证明原告的主张，被告转让的是其持有的原济宁**车业有限公司的股权，作为股东其只能处份其对公司持有的股权，而无权处份公司名下的财产，收条及协议中关于相关权益交接的只能是股权处份，所谓厂内一切整体归周X*所有本身可能是由于被告对法律知识的不了解，其无权做出这种约定。协议书第一条所说的甲方愿把整厂一切转给乙方，乙方付给甲方47万，双方交易的对象也是公司的股权，不存在公司名下财产问题，涉案商标不在公司名下，其合法权利人为被告，不存在交易的问题，对证据12的真实性无异议，但不能证明原告主张。对第六组证据中的证据14的真实性无异议，但与本案无关联性。对证据15的真实性无异议，该商标的申请人不是被告，是金乡县**电动车有限公司，第七组证据与本案无关，本案是商标权权属纠纷，证据16、17无法证明涉案商标的所有权归属，与本案无关。对证据18的真实性无异议，但证明内容与本案无关联性，第三人**公司是经被告合法授权的商标使用权人。证据19系复印件，对其真实性有异议第三人周X*对原告提交的证据的真实性、合法性、关联性均无异议。

　　第三人**公司对原告提交证据的质证意见与被告一致。

　　综合被告、第三人的质证意见及案件审理情况，本院对原告提交证据的1-18的真实性子以确认，

　　被告王X*为证明其抗辩理由，向本院提交如下证据:证据1、注册商标申请材料(包括申请书及商标图案)证明涉案商标是被告个人申请。

　　证据2、商标代理委托书、北京XX公司出具证明一份，证明涉案商标是被告个人委托商标代理公司向商标局申请的，委托办理商标申请的日期为2004年11月1日。

　　证据3、商标注册证，证明涉案商标的商标权人为被告个人所有。

　　证据4、济南XX公司出具的证明、使用情况及涉案商标草稿，证明涉案商标是被告个人委托设计公司设计的。

　　原告**公司对被告王X*提交上述证据的质证意见如下:对证据1的真实性无异议，但此证据左上角显示被告注册商标时间为2004年11月26日，系在原告的企业名称被核准及被告被推选为原告的法定代表人之后，同时证明了被告的行为是履行职务行为。当时是因为公章没有下来，无法加盖公司公章，只能以个人名义申请。对证据2委托书无异议，在右下角申请日期亦为2004年11月26日，是被告履行职务行为。对证明有异议，证明中显示涉案商标是2004年1月1日委托代理申请，无法对抗工商行政管理总局出具的委托书，该时间与商标代理委托书、注册商标申请材料的申清时间同200年11月26日相矛盾。对证据3真实性无异议，但被告擅自将商标注册至个人名下，违反了公司法第148条的规定，违反了董事法定代表人对公司的忠实义务。对证据4的真实性有异议，没有经过公证，且XX公司的成立日期是2004年11月17日，而邮件中显示的呢称为王X和微宏之问邮件往来的时间是2004年11月17日，二者时间过于吻合。此证据证明涉案商标开始设计的日期是2004年11月17日，与证据2证明中记载的申请商标注册日期2004年11月1日又相矛盾。第三人周X*质证意见与原告一致，但对于证据4补充点，根据民事诉讼证据规则第22条的规定，该证据不符合证据形式要求，第三人不予认可。

　　第三人**公司对被告提交的证据均无异议综合原告、第三人质证意见及案件审理情况，本院对被告提交证据1、3及证据2商标代理委托书的真实性子以确认第三人周X*为证明其述称，当庭出示其与证人杨**的电话录音一份，证明涉案的商标证款2万元已经交付给王X*。原告对以上证人证言的真实性及证明内容均无异议。被告及第三人**公司对二位证人本身无异议，但对其证明内容均有异议 综合原、被告与第三人**公司的质证意见及案件基本車实，本院对杨**的证言的真实性予以确认。 第三人**公司为证明其述称，向本院提交如下证据：1、商标使用许可合同书及**公司的宣传资料，证明我公司在商标注册人王X*的许可下合法使用**商标证据2、提交收据一张，证明**已经支付过商标许可使用费。

　　原告对第三人**公司提交的证据质证意见如下:对证据1真实性无异议，但认为这只是一个使用许可合同，**公司的声明中却说收购了**的商标权，造成消费者误解，侵犯了原告的权利。对证据2有异议，该收据没有加盖**公司公章，实际是否发生过5万元的交易无法证明，另外，许可合同签订的双方是王X*和王X*，而王X*是**公司的监事，又是第三人**公司的法定代表人，并不能证明王X*是代表**公司所签。该使用合同是2015年签订，不能证明被告一直在使用该商标。同时，根据我国商标法实施条例和商标使用许可合同备案办法的相关规定签订商标使用许可合同后应在法定期限内向商标局备案，即合同签订之时起三个月内，**未提交备案资料，对此证据原告不予认可。

　　被告王X*对第三人**公司提交的证据均无异议，第三人周X*对第三人**公司提交的证据质证意见与原告一致。

　　综合原、被告与第三人的质证意见及案件审理情况，本院对第三人**公司提交证据1的真实性予以确认。

　　经原告申请、本院传唤，证人李XX出庭作证，证人李XX证言主要证明:1、《协议书》是真实的，约定的“整厂一切”包括涉案商标;2、周X*、王X*于2004年11月共同成立济宁市XX，二人商议，以**为公司商标，周X*负责外购器材，王X*办理各种证件，包括涉案商标;3、后经李XX及另一证人杨**从中协商，王X*再次向周X*索要商标款2万元，周X*并已支付，涉案商标归周X*所有。

　　原告及第三人周X*对以上证人证言的真实性及证明内容均无异议。被告及第三人**公司对证人本身无异议，但对其证明内容均有异议。

　　综合原、被告与第三人的质证意见，证人李XX与杨**系原、被告双方的表亲，对周、王二人成立公司及分家的过程十分清楚，其证言与本案事实相符，故本院对证人李XX证言予以采信。

　　根据本院认定的上述证据、结合当事人陈述，本院查明下列与争议有关的事实:

　　2004年11月11日，济宁市工商行政管理XX预先核准王X*、周X*共同出资成立济宁市XX;2004年11月20日，选举王X*为济宁市XX执行董事、法定代表人;2004年11月30日，正式注册成立济宁市XX;2012年4月24日，企业名称变更为山东XX公司，原告的经营范XX:低速电动车生产、销售、金属门销售。原告生产、销售的“**”牌电动车，经长期经营及宣传，在电动车行业享有较大的声誉，曾荣获“山东名优企业和名优商品优秀单位奖”、“金乡县十佳诚信企业”、“山东省自行车电动车行业协会三届理事会理事单位”等荣誉称号。

　　2004年11月26日，王X*向国家工商行政管理局商标局申请注册涉案“**”及图商标。2007年6月7日，经核准注册第438399号“**”及图商标，核定使用商品(第12类自行车、电动车等，注册有效期限:自2007年6月7日至2017年6月6日止。

　　2007年1月23日，被告王X*欲退出原告公司，与另一股东周X*签订《协议书》一份，该《协议书》记载，甲方王X*愿把整厂一切转给乙方(注:乙方为周X*)乙方付给甲方47万元整”，原企业法定代表人变更给周X*后，周X*方行使法人权利。

　　证人李XX提交证明及在本院所作的证言，结合原告提交的证据XXX，可以查明证人李XX的证言是真实的。即周X*、王X*二人于2004年11月11日共同成立济宁市XX，并以“**”为公司商标;周X*主要负责在外购买各种器材，王X*负责在家办理各种证件，涉案“**”商标经二人商定由王X*负责办理，2007年1月，周王二人在经营过程中发生矛盾，经证人李XX及杨**主持调解后，签订协议书一份，该协议书约定的“整厂一切”中包括涉案商标，2007年1月26日周X*履行协议书约定的款项后，王X*又向周X*索要2万元商标钱，又经李XX、杨**主持调解，周X*又通过杨**向王X*支付了2万元，但王X*并未将涉案“**”商标变更登记为原告。另查明、被告王X*于2007年4月2日成立金乡县方**电动车有限公司，注册资本20万元，经营范为电动车组装加工、销售、电动车及汽车配件、电池、钢材销售，金乡县**电动车有限公司分别于2007年、20090年、2012年申请注册了“邦赛”、“邦赛之星”“**邓羚”文字及图商标。第三人周X*作为原告**公司的法定代表人，大股东曾荣获“金多县劳动模范”、“金乡县先进个人“等称号，第三人**公司于2013年8月12日成立，法定代表人王X*，注册资本1000万元，经营范围为:车用配件制造销售、二轮、三轮电动助力车销售、纯电动低速乘用车生产、销售。

　　以上事实，有本院确认的证据及当事人陈述在案佐证。本院认为，本案争议的焦点为一、涉案第XXX号“盛*“及图商标的权属问题;二、第三人**公司是否应当停止使用涉案商标。

　　关于涉案第XXX号“盛*”及图商标的权属问题，根据《商标法》第四条第一款之规定:“自然入、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”通常情况下，个主体向商标局申请商标注册，该商标的所有权人即为该主体，但是在本案中，通过原告提交的证据及庭审情况，涉案商标应归原告所有，理由如下:

　　1、《民法通则》第43条规定，企业法人对他的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任，a.被告王X*于2004年11月26日向国家商标局申请注册涉案“盛*”商标时，原告**公司并未正式成立，没有公章，王X*时任**公司执行董事、法定代表人。b.王X*申请涉案商标的时间在原告**公司名称被核准日期2004年11月11日之后，c.涉案商标的主要部分“**”二字与原告**公司的字号相同d.原告提交的证据证明在公司成立前期的创建工作中被告王X*办理工商登记手续、租賃土地以作为办公场所，其行为均是作为公司的法定代表人而履行的职务行为，e涉案商标在申请注册以后，一直由原告公司使用，被告王X*也未要求原告公司与其签订许可使用协议，支付商标使用费，f涉案商标若不归原告所有，则侵害了原告的企业字号权，王X*作为法定代表人也侵害了原告公司的合法利益.综上，王X*作为原告公司的法定代表人申请注册涉案第XXX号“盛奧”及图商标的行为系职务行为，其成果依法应属于原告**公司所有。

　　2、《合同法》第8条规定，依法成立的合同，对当事人具有约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。第107条规定，当事人一方不履行或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行的责任。周X*与王X*签订的《协议书》中明确约定将“整厂一切”转让给周X*，证人李XX、杨**证言结合原告提交的证据证实，“整厂一切”包括涉案商标证等所有证件;在王X*退出原告公司后，又向周X*要2万元商标款，经李XX、杨**中间调解，周X*经杨**把该款交付给王X*。

　　3、商标作为重要的商业标识，是商品质量和企业信巻的标志。原告**公司通过生产、销售等经营活动，荣获了金乡县十佳诚信企业”、“山东名优企业和名优商品优秀单位奖”、“山东省自行车电动车行业协会三届理事会理事单位”等荣誉称号，使“**”牌电动车在电动车行业享有较大的声誉，创造了较大的经济效益。“**”品牌为原告享有已成既定事实。而这期间，被告王X*一直亦未主张其“商标权”综上，原告主张涉案第XXX号“**”及图商标的所有权请求，证据充分，于法有据，本院予以支持。被告王X*应当在判决生效后有义务协助原告变更涉案商标的注册。

　　关于第三人**公司是否应当停止使用涉案“**”商标的问题。《商标法》第43条规定，商标所有权人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标，经本院审理，已认定被告王X*并非涉案“**”商标实际所有人，其无权许可他人使用涉案“**”商标、故，原告**公司要求第三人**公司停止使用涉案“**”商标的请求，于法有据，本院予子以支持。

　　综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国商标法》第四十三条之规定，判决如下:

　　一、确认第XXX号“**”及图注册商标属于原告山东XX公司所有，被告王X*于本判决生效之日起十五日内协助原告完成商标注册人变更手续。

　　二、自本判决生效之日起，第三人山东**XXXX公司立即停止使用第XXX号“**”及图商标案件受理费1000元，由被告王X*负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。

　　审判长 席*霞

　　代理审判员 陈*华

　　人民陪审员 马X源

　　二O一六年七月八日

　　书记员 邵*丽